Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Varemerkeprosessen i EU

Etter at varemerkeforordningen ble endret i mars 2016, har norske fullmektiger anledning til å representere klienter hos varemerkemyndighetene i EU (EUIPO).

Dette vil si at Codex Advokat på vegne av sine klienter kan levere og følge opp EU-varemerkesøknader frem mot registrering. I det videre vil vi gi nærmere informasjon om prosessen fra en varemerkesøknad sendes inn til den blir (eventuelt) registrert hos EUIPO.

Varemerkeprosessen i EU Hva er en EU-varemerkesøknad og hvordan sendes denne inn?

En EU-varemerkesøknad er en felles varemerkesøknad som dekker alle landene som er medlem i EU. For å oppnå registrering av varemerke i Norge må man levere en egen varemerkesøknad som dekker Norge.

Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide varefortegnelsen til søknaden, det vil si de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for. Det er her viktig at man dekker alle varer og tjenester merket brukes for og vil brukes for i fremtiden. Etter innsendelse av søknad er det ikke mulig å utvide varefortegnelsen.

En EU-varemerkesøknad kan sendes per post til EUIPO sin adresse i Alicante, Spania, men i all hovedsak vil varemerkesøknader leveres elektronisk via EUIPO sine nettsider (www.euipo.com).

Når varemerkesøknaden er levert vil man måtte betale en offisiell avgift til EUIPO. Avgiften følger av https://euipo.europa.eu/ohimportal/eu-trade-mark-regulation-fees.

Vi har faste priser for innsendelse av varemerkesøknad i EU.

Hva skjer når EU-søknaden er sendt inn?

Når EU-søknaden er mottatt hos EUIPO, vil de foreta en formell kontroll av søknaden. Dette vil si at de vurderer om søknaden oppfyller de lovbestemte vilkår som stilles i varemerkeforordningen.

EUIPO vil se på formelle krav knyttet til søknaden, herunder blant annet om de søkte varer og tjenester er klassifisert korrekt. EUIPO vil videre vurdere såkalte «absolute grounds for refusal», som vil si om det søkte merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra andres. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten (i fellesskap kalt manglende særpreg).

Hvis EUIPO oppdager mangler i søknaden, vil søker få en frist på to måneder til å imøtegå disse manglene. Når eventuelle mangler er rettet og varemerkesøknaden oppfyller kravene fra EUIPO, vil merket aksepteres til registrering og publiseres.

Hvis EUIPO etter at søker har kommet med sin argumentasjon fortsatt ikke anser at merket kan registreres pga. manglende særpreg, vil søknaden avslås. Avgjørelsen fra EUIPO kan klages inn til Board of Appeals.

I motsetning til Patentstyret i Norge, avslår ikke EUIPO av eget tiltak søknader på grunn av forvekslingsfare mellom det søkte merket og tidligere registrerte merker. Dette betyr at et merke som søkes i EU ikke vil bli nektet i første fase av EUIPO pga. av forvekslingsfare. EUIPO overlater til innehaverne av tidligere registrerte merker å ta steg mot forvekslingsbare merker i innsigelsesperioden.

Innsigelsesperioden – mulighet for tredjeparter til å komme med innsigelse

Fra datoen det søkte merket publiseres til registrering har tredjeparter en frist på 3 måneder til å levere innsigelse mot registrering av merket. Hvis det ikke innkommer innsigelse i denne tidsperioden, vil merket gå til endelig registrering.

I de tilfeller det kommer en innsigelse fra tredjepart innenfor innsigelsesperioden, vil man få en innsigelsesprosess hos EUIPO.

Innsigelsesprosessen hos EUIPO

Etter at en innsigelse er innlevert vil man få ulike frister å forholde seg til. Innsigelsesprosessen starter med det som kalles en «cooling off-periode» på to måneder (perioden kan i enkelte tilfeller forlenges). I cooling off-perioden har partene mulighet til å forhandle om en løsning på tvisten før man har utarbeidet argumentasjon knyttet til sin side av saken til EUIPO. Denne perioden tar sikte på å gi partene en mulighet til å oppnå en løsning før man har pådratt seg ytterligere kostnader.

Hvis partene ikke oppnår enighet i løpet av cooling off-perioden, vil innsigelsesprosessen formelt starte. Innsiger (den som protesterer på registreringen) vil da få to måneder på seg til å komme med argumentasjon på hvorfor det foreligger forvekslingsfare med de tidligere anførte rettigheter.

Ved utløpet av innsigers to måneders frist, får også innehaver en to måneders frist til å komme med sin argumentasjon i saken om hvorfor det ikke foreligger forvekslingsfare.

Når disse tidsfristene er utløpt vil EUIPO ta saken opp til avgjørelse. Hvor lang tid det vil ta før en avgjørelse fra EUIPO foreligger vil avhenge av det sakstilfang EUIPO har til enhver tid.

Avgjørelse fra EUIPO – anke til Board of Appeals   En avgjørelse fra EUIPO kan ankes til Board of Appeals. Ankefristen er per september 2016 to måneder fra man fikk informasjon om avgjørelsen fra EUIPO. En anke har en offisiell kostnad på 720 EUR per september 2016.

Hvor man har med to parter å gjøre (som er tilfellet i en innsigelsessak), så vil ankeprosessen være slik at den ankede part får anledning til i anken å gjøre rede for sitt syn. Ankemotparten vil så få mulighet til å komme med sin argumentasjon i saken. Board of Appeal kan tillatte ytterligere redegjørelser fra partene hvis man finner behov for det.

Når den skriftlige argumentasjonsdelen i saken er fullført, vil saksdokumentene bli sendt til avdelingen i Board of Appeal som har saken, hvor et medlem blir oppnevnt som sakfører og forfatter av avgjørelsen for Board of Appeal. Sakfører vil under dette arbeidet kunne ta kontakt med partene for å få klarhet i eventuell argumentasjon/spørsmål som han/hun finner nødvendig.

Board of Appeal vil så fatte sin avgjørelse i saken og varsle partene.

Det bemerkes at også Board of Appeal sin avgjørelse kan ankes. En anke må i så tilfelle fremmes ovenfor EU-domstolen. Per september 2016 er ankefristen her to måneder etter at man fikk informasjon om avgjørelsen fra Board of Appeal

Hva med tilfeller hvor EUIPO nekter et varemerke registrert pga. manglende særpreg

Som nevnt ovenfor vil EUIPO alltid vurdere om en varemerkesøknad oppfyller de lovkrav som stilles i varemerkeforordningen. Mangler et varemerke særpreg så er dette en «absolute grounds for refusal».

Hvis EUIPO kommer til en slik avgjørelse vil søker få anledning til å argumentere ovenfor EUIPO om at merket kan registreres. Opprettholder EUIPO sin avgjørelse om at merket ikke kan registreres, så vil søker kunne anke denne avgjørelsen inn for Board of Appeals. Ankefristen er da den samme som nevnt ovenfor i innsigelsesprosessen.

Ved en anke til Board of Appeal vil man, i motsetning til ved innsigelsesprosess, kun ha en enkelt mulighet til å argumentere for sitt syn. Når anken er kommet inn, vil denne sendes til sakfører i saken som så vil utforme en avgjørelse i saken på vegne av Board of Appeal.

Også i en slik prosess vil man kunne anke Board of Appeal sin avgjørelse inn for EU-domstolen med de samme frister som nevnt ovenfor.

Fordeler med en felles EU-varemerkesøknad

Gjennom en EU-varemerkesøknad dekker man alle land som er medlem i EU i en søknad. Dette er både kostnadsbesparende, tidseffektivt og mer oversiktlig. Istedenfor å måtte levere nasjonale søknader i de ulike land med forskjellige fullmektiger, forholder man seg ved en EU-varemerkesøknad kun til en søknad og en fullmektig.

Om man derimot ikke har behov for registrering i alle land i EU, vil en internasjonal søknad gjennom WIPO være et godt alternativ. Her kan man peke ut enkelte land som så søkes gjennom en felles WIPO søknad. Les kort om Wipo her.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring innenfor varemerkerettens område. Vi bistår gjerne med rådgivning, innlevering og oppfølgning av din EU-varemerkesøknad. Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.