Bruksplikt for varemerker

Ved registrering av varemerker får man en enerett til å bruke varemerke i næringsvirksomhet. Dette innebærer samtidig at du kan forby andre å bruke varemerket i strid med eneretten. Vernet man får ved registrering er i utgangspunktet evigvarende, forutsatt at registreringen fornyes hvert tiende år.

Vernet kan imidlertid bortfalle dersom man ikke oppfyller bruksplikten for varemerket. Begrepet bruksplikt for varemerke er imidlertid delvis misvisende, da loven ikke oppstiller et faktisk krav om å bruke varemerket for å opprettholde varemerkeregistreringen. Det varemerkeloven § 37 åpner for, er at det kan fremsette krav om at en varemerkeregistrering slettes dersom et varemerke ikke brukes over en lengre periode.

Patentstyret vil ikke selv slette en registrering dersom bruksplikten for varemerket ikke overholdes. Så hvis ingen reiser slettelsessak mot varemerket, vil registreringen bestå selv om bruksplikten for varemerket ikke er oppfylt. Oppfyllelse av bruksplikten er imidlertid viktig for å sikre egen rettighetsposisjon. Er ikke bruksplikten oppfylt og du vil rette krav mot konkurrenter som krenker ditt varemerke, vil du kunne bli møtt med slettelseskrav.

Ønsker du å rette krav mot andre må bruksplikts-reglene være overholdt. Det samme gjelder for å unngå at andre sletter ditt varemerke.

• Les mer om: Varemerke - Alt du bør vite
• Les mer om: Varemerkeloven: Din [Guide] fra advokaten
• Les mer om: Varemerkeregistrering: Hvordan registrere varemerker?

For varemerker i Norge inntrer bruksplikt etter vml. § 37 fem år fra dagen endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet. Du som innehaver trenger altså ikke å ta varemerket i bruk umiddelbart etter at Patentstyret har foretatt registrering. Først etter utløpet av femårsperioden kan andre begjære registreringen slettet.

Hva som regnes som tidspunktet «endelig avgjørelse» vil variere utfra hvilket tidspunkt varemerkesøknaden har oppnådde endelig registrering, herunder om det har innkommet innsigelse og om eventuell innsigelse er brakt inn for Klagenemda for industrielle rettigheter og eventuelt til domstolen. Bruksplikten for et varemerke vil altså kunne starte å løpe på ulike tidspunkter avhengig av når endelig avgjørelse om registrering ble truffet.

Det vil avhenge av en helhetsvurdering i hver enkelt sak om bruksplikten for varemerket er oppfylt eller ikke. I denne helhetsvurderingen må det foretas en interesseavveining mellom innehavers interesse i å opprettholde registreringen, oppimot tredjemann sin interesse i å få ta merket i bruk.

Det må som et minstekrav være tale om reell bruk av varemerket. Dette vil si at det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket, eller at et slikt tilbud har vært nært forestående. Varemerket må altså ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket jfr. EF-domstolens sak C 40/01 Minimax og sak C 259/02 La Mer Technology.

Varemerkeloven § 37 andre ledd angir nærmere hva som kan regnes som tilstrekkelig bruk etter første ledd for å oppfylle bruksplikten for varemerket. For det første vil bruksplikten for det registrerte merket være oppfylt også dersom dette skjer i en form som bare skiller seg ved enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg.

Bruksplikt for varemerket kan også oppfylles ved at merket tas i bruk av andre enn merkehaver selv. Forutsetningen er likevel at denne bruken skjer etter samtykke fra merkehaver, som for eksempel ved lisensiering. Har en annen urettmessig benyttet seg av varemerket, så kan ikke merkehaver vise til en slik utnyttelse som begrunnelse for at bruksplikten er oppfylt.

Registreringsvernet for varemerket vil, som tidligere beskrevet, ikke automatisk falle bort dersom bruksplikten ikke oppfylles. Selv etter utløpet av femårsperioden, nyter merkehaver vernet som registreringen gir inntil en tredjepart tar aktive steg for å få registreringen slettet. Etter utløpet av femårsperioden vil derimot merkehaver være utsatt for en konstant risiko for at registreringen kan slettes, men dette kan unngås ved at bruken av merket startes eller gjenopptas.

Det gjelder imidlertid særregler dersom forberedelse til bruk innledes etter at merkeinnehaver har fått kjennskap til at noen kan komme til å forsøke å få registreringen slettet, typisk ved et brev fra en slik tredjepart.

Det tas ikke hensyn til bruk i de siste tre månedene før søksmål reises eller det fremsettes krav om administrativ overprøving, hvis forberedelser til bruken er innledet først etter at merkeinnehaveren har fått kjennskap til at søksmål/overprøving kan bli reist.

Bruksplikten for varemerker er ikke absolutt, og loven åpner for at registreringene likevel ikke slettes til tross for at bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng eller at bruken ikke har vært reell. Dette forutsetter at du kan vise til en «rimelig grunn» for unnlatelsen eller avbrytelsen. Terskelen for hva som regnes som en rimelig grunn er derimot nokså høy.

Det som kreves er at det foreligger en omstendighet utenfor merkehaver sin kontroll, og som gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta varemerket i bruk. Ettersom bruksplikten for varemerket vil kunne inntre etter ganske lang tid, vil man ofte også forlange at merkehaver har anstrengt seg innenfor rimelighetens grenser for å bringe merket på markedet.

Bevis for bruk vil typisk kunne være salgsdokumentasjon, dokumentasjon av annonsekampanjer, markedsmateriell ol. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om bruksdokumentasjonen er tilstrekkelig. Man må som hovedregel dokumentere bruk i det land som varemerkeregistreringen gjelder.

Regler for bruk/bruksplikt vil kunne variere fra land til land. Brukspliktperioden kan også variere. Selv om flere land benytter samme prinsipper, vil reglene og vurderingstemaene kunne utøves forskjellig. Det er derfor viktig å være kjent med reglene i de land man har varemerker.

Brukspliktreglene er et viktig element i enhver rettighetsstrategi. Både for å sikre egne varemerkerettigheter, men også for å kunne angripe konkurrenters rettigheter.

Vi har solid erfaring fra varemerkeprosesser både nasjonalt og internasjonalt, så trenger du råd eller bistand knyttet til utarbeidelse av rettighetsstrategi eller bistand med varemerkekonflikter, uansett land, så er vi her for å hjelpe din bedrift.

Vi bistår klienter over hele landet.