Registrere varemerke utland: Oversikt
En varemerkeregistrering gir kun vern for det eller de land hvor en har registrert sin rett. Dersom din bedrift har planer om å satse i utlandet så anbefaler vi å registrere varemerke i det aktuelle land. Her finner du informasjon og nyttige lenker om varemerkesøknad i land i Europa, Asia og USA.
EU
En EU-varemerkesøknad er en felles varemerkesøknad som dekker alle landene som er medlem i EU. For å oppnå registrering av varemerke i Norge må man levere en egen varemerkesøknad som dekker Norge.
Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide varefortegnelsen til søknaden, det vil si de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for. Det er her viktig at man dekker alle varer og tjenester merket brukes for og vil brukes for i fremtiden. Etter innsendelse av søknad er det ikke mulig å utvide varefortegnelsen.
En EU-varemerkesøknad kan sendes per post til EUIPO sin adresse i Alicante, Spania, men i all hovedsak vil varemerkesøknader leveres elektronisk via EUIPO sine nettsider.
Når varemerkesøknaden er levert vil man måtte betale en offisiell avgift til EUIPO.
- Les mer om: Registrering av varemerker i EU
- Les mer om: Varemerkeregistrering: Hvordan registrere varemerker?
- Les mer om: Pris på EU-varemerkesøknad
Sverige og Danmark
Det er flere ulike måter man kan søke varemerkeregistrering i Sverige og Danmark på. Hvilket alternativ som er best vil bero på om man kun ønsker å søke i Sverige / Danmark, eller også i resten av Europa/Verden.
Velger man å søke varemerket sitt registrert i EU, så vil en slik søknad også omfatte Sverige og Danmark. Ulempen med en søknad for hele EU er at hvis den møter motstand fra en aktør, i ett land, så vil man risikere at hele søknaden faller bort. En EU-søknad anbefales der hvor man ønsker å søke flere land enn kun Sverige / Danmark.
Hvis det for din bedrift kun er aktuelt å søke varemerkeregistrering i Sverige / Danmark, anbefaler vi en nasjonal søknad. Det vil si en søknad hos de svenske / danske varemerkemyndighetene. En slik søknad bør gjennomføres av en svensk advokat. Vi i Codex Advokat har gode samarbeidspartnere i Sverige og Danmark som vil kunne utarbeide og innlevere varemerkesøknaden.
Et alternativ til EU-søknad og nasjonal søknad, er Madrid søknad. Hvor din bedrift ønsker å satse i Sverige eller Danmark, men samtidig også i for eksempel Japan og/eller USA, så anbefaler vi varemerkesøknad gjennom Madridsystemet. Her vil man gjennom en felles søknad kunne innlevere nasjonal søknad i både Sverige / Danmark og USA / Japan. Dette er både kostnads- og ressursbesparende.
Nærmere om søknadsprosessen i Sverige og Danmark
Etter innlevering av søknaden vil Patent og Varemerkestyrelsen først avklare om varer og tjenester er riktig klassifisert, samt undersøke om merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som et varemerke. Når det er avklart at merket vil kunne fungere som varemerke, vil man undersøke om det eksisterer andre tidligere registreringer som er til hinder for registrering.
Hvis saksbehandler kommer til at varene er klassifisert feil, eller at det foreligger hinder for registrering i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søker (fullmektig) vil da få et brev fra Patent- og Varemerkestyrelsen med de anførte hindringene for registrering og en svarfrist på 3 måneder til å imøtegå anførslene fra saksbehandler.
Hvis saksbehandler ikke finner hinder for registrering, vil merket bli akseptert til registrering og publisert i varemerketidende. Hvis tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de innen en gitt frist levere en innsigelse mot registrering av varemerket.
Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.
Det er anbefalt fra vår side at man søker å registrere sitt varemerke i Sverige eller Danmark hvis man har tilstedeværelse der. Ta kontakt med oss for en prat knyttet til hvordan søknadstype som best passer din bedrift.
USA
Varemerkerettighetene sikres i USA på samme måte som i Norge og Europa. Første steg er å innlevere en varemerkesøknad til United States Patent and Trademark Office (US PTO).
En slik søknad kan innleveres direkte til US PTO eller gjennom Madrid Protokollen, hvor USA er medlem.
Det er som hovedregel kun amerikanske advokater som har tillatelse til å opptre ovenfor US PTO i forbindelse med varemerkesøknaden. Dette betyr at man ikke kan benytte for eksempel en norsk advokat som fullmektig i søknaden. Vi i Codex Advokat har et godt samarbeid med flere advokatkontor i USA som kan benyttes i søknadsprosessen.
- Les mer om: Pris på varemerkesøknad USA
Nærmere om søknadsprosessen i USA
US PTO har et annerledes klassifiseringssystem av varer og tjenester enn det man har i Norge og Europa. Dette innebærer således at har man registrert et varemerke i Norge, vil de klassene man har registrert varemerket for ikke nødvendigvis samsvare med klassene i USA.
Denne forskjellen løses imidlertid ved at man i søknaden til US PTO søker i de offisielle Nice klassene (de internasjonale klassene gjeldende for blant andre Norge og Europa), så vil US PTO «omklassifisere» søknad til også å være i samsvar med det amerikanske klassesystemet.
Etter innlevering av søknaden vil US PTO avklare om de formelle krav knyttet til søknaden er oppfylt. Dette innebærer blant annet undersøkelse av om varer og tjenester er riktig klassifisert, avklaring av eventuelt forståelse av merket på engelsk, avklaring av om merket har en spesiell betydning (term of art) innenfor de søkte bransjer og kontroll av søkers selskapsform.
Formell kontroll
Når den formelle kontrollen er gjennomført vil US PTO gå over til å vurdere merkets registrerbarhet. Man vil her undersøke om merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som et varemerke, samt om det eksisterer andre tidligere registreringer som er til hinder for registrering.
Hvis saksbehandler kommer til at det foreligger hinder for registrering, enten i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søker vi da få et brev fra US PTO med de anførte hindringene for registrering og en svarfrist på 6 måneder på å imøtegå anførslene fra saksbehandler. Som nevnt ovenfor må man i et slikt tilfelle benytte en amerikansk advokat til å opptre ovenfor US PTO. Anførslene vil man kunne imøtegå gjennom argumentasjon.
Innsigelse
Hvis saksbehandler ikke finner hinder for registrering, vil merket bli akseptert til registrering og publisert i varemerketidende (the Offical Trademark Gazett). Hvis tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de i løpet av tretti dager fra publiseringsdatoen levere en innsigelse mot registrering av varemerket. Det skal bemerkes at det er mulig for tredjeparter innenfor trettidagers-fristen å be om forlengelse av innsigelsesfristen, slik at denne kan løpe utover de opprinnelige tretti dagene.
Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.
Det er anbefalt fra vår side at man søker å registrere sitt varemerke i USA hvis man har tilstedeværelse der. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Asia
I disse landene er det for registrering av varemerker første mann til møllen. Dette betyr at den som først registrerer sitt varemerke kan hindre andre i å registrere etterfølgende identiske og lignende varemerker. For norske selskaper og bedrifter som har tilstedeværelse i disse landene, eller har planer om å bevege seg inn på markedet, så vil vi anbefale at man sikrer sin rett til firmanavn og produktnavn gjennom varemerkesøknader. Da vil man være sikret mot at lokale aktører søker og registrere identiske eller lignende navn og snylter på den goodwill selskapet har. Man vil også ha rettigheter som gjør at man kan handle ovenfor ulovlig bruk av selskapets navn.
Komplisert prosess
Varemerkesøknad i de asiatiske landene bør derfor være høyaktuelt om ditt firma allerede har tilstedeværelse der, eller planlegger å bevege seg inn på det marked. Søknad om varemerker i disse landene er imidlertid en komplisert prosess som innebærer behov for en lokal agent for korrespondanse med patent og varemerkemyndighet i det aktuelle søknadsland.
Vi i Codex Advokat har stor erfaring med varemerkesøknader og registrering i Kina, Japan og Sør Korea og har et godt samarbeid med lokale advokatfirmaer for innsendelse av søknad og oppfølging. Vi vil derfor kunne ivareta ditt selskaps interesser på best mulig måte.
Har ditt firma behov for varemerkeregistrering i Asia eller ønsker å diskutere varemerkestrategi anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.
- Les mer om: Varemerke – Alt du bør vite
Bli kjent med våre advokater i dag
Hvorfor bør du velge Codex Advokat?
- Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
- Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
- Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
- Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.
Vi bistår klienter over hele landet.