Det finnes ulike måter å beskytte foretaksnavn, produktnavn eller merkevarer på i utlandet.
Vil anbefaler nasjonal søknad i det enkelte land, dersom ditt selskap kun driver virksomhet i et fåtall av land. Det vil da ikke være behov for registrering i et stort antall land.
Madridprotokollen
Det kan også gjøres med en internasjonal registrering under Madridprotokollen gjennom WIPO. Dette vil si at man i en søknad utpeker et antall land som det søkes i. Søknaden vil da få nasjonal behandling i de enkelte land. En slik prosess forutsetter imidlertid at man har fått registrert en basissøknad, som Madridsøknaden stammer fra. En varemerkeregistrering i Norge oppfyller kravet til basissøknad.
Driver din bedrift virksomhet i flere europeiske land, eller planlegger å starte opp slik næringsvirksomhet, anbefaler vil at man søker varemerket som benyttes registrert, i EU. Dette kan gjøres i en felles søknad hos varemerkemyndighetene i EU – Europeiske Unionen Intellectual Property Office (EUIPO). Blir søknaden innvilget, vil man få vern i alle landene som er medlem av den europeiske union.
Registrering i EU
En felles søknad for alle landene som er medlem i EU har klare kostnadsfordeler. Ved å gjøre det, slipper man offisielle gebyrer og kostnader til et stort antall nasjonale varemerke myndigheter. De fleste selskaper med et nedslagsfelt utover Norge velger å søke varemerkebeskyttelse via EUIPO på grunn av dette.
Det har nå skjedd regelendringer hos EUIPO som tillater at norske advokater kan være fullmektig for søknader hos EUIPO. Dette innebærer at Codex Advokat nå kan utarbeide og sende inn søknader for norske selskap. Søknaden vil sendes inn digitalt, og dokumentasjon for søknadsinnlevering vil sendes klienten samme dag som søknaden sendes.
I henhold til EUIPO sitt regelverk har man ved innlevering av søknaden to alternative måter å levere søknaden på.
Les mer om hvordan Brexit påvirker EU-varemerker.
Behandlingstid
Leveres søknaden som en såkalt «fast track» søknad vil den offisielle saksbehandling skje raskt. Ofte er saksbehandlingen ferdig i løpet av 4 til 6 uker og merket vil publiseres til registrering. En slik søknad innebærer imidlertid at man kun kan søke forhåndsgodkjente varer og tjenester. Dette setter en begrensning i de tilfeller hvor man ønsker merket beskyttet for varer eller tjenester som ikke finnes i de offisielle listene hos EUIPO. Denne fremgangsmåten anbefales i de tilfeller hvor det er avgjørende å få en rask registrering hos EUIPO.
Leveres søknaden med egen komponert varefortegnelse medfører dette at saksbehandler hos EUIPO vil måtte ta en konkret gjennomgang av varefortegnelsen før den godkjennes. Ofte kan det være nødvendig med flere runder, før saksbehandler aksepterer varefortegnelsen. Saksbehandlingen tar derfor noe lenger tid, typisk rundt 3 til 4 måneder.
Når saksbehandler er ferdig med den formelle vurderingen av søknaden – dvs. at har tilstrekkelig særpreg til å registreres og at varefortegnelsen er i samsvar med regelverket – vil søknaden bli publisert til registrering.
EUIPO vurderer ikke av eget initiativ forvekslingsfare med tidligere registrerte merker. Dette løses imidlertid ved at tredjeparter etter publisering av merket har tre måneder på seg til å levere innsigelse mot registreringen av merket, hvis man mener registreringen krenker en tidligere registrert eller innarbeidet rettighet. Tredjeparter kan i et slikt tilfelle både anføre tidligere registrerte EU-merker og nasjonale registreringer, eller innarbeidede nasjonale merker. Hvis innsigelse ikke kommer i løpet av de tre månedene, vil merket gå til endelig registrering. Registreringsbevis vil da sendes elektronisk til fullmektigen.
- Les mer om priser for innsendelse av varemerkesøknader her.
Vårt honorar for innlevering av en varemerkesøknad i EU til og med 3 klasser er 7.000 kr (eks. mva). Det vil i tillegg komme en offisiell kostnad fra EUIPO. For en søknad i en klasse er avgiften til EURO 850, søkes merket for to klasser er avgiften EURO 900. For søknader i tre eller flere klasser vil det påløpe ytterligere EURO 150 per klasse i avgift.
Det er vår anbefaling at man benytter advokat fra starten av i varemerkeprosessen. Dette vil sikre at varefortegnelsen er av god kvalitet og prosessen overfor EUIPO håndteres profesjonelt. Man vil også sikres i tilfelle tredjeparter leverer innsigelse.
Skulle innsigelse komme inn mot registreringen, vil EUIPO legge opp til at begge parter får anledning til å legge frem sin sak. Dette gjøres gjennom skriftlig argumentasjon. Etter at begge parter har fått presentert sitt grunnlag (innsiger får to argumentasjonsrunder, innehaver får en argumentasjonsrunde), så vil EUIPO ta opp saken til avgjørelse. Hele prosessen tar som oftest mellom 6 til 9 måneder, avhengig av hvor raskt partene innleverer sin argumentasjon og EUIPO sin arbeidsmengde hva gjelder utarbeidelse av avgjørelsen.
EUIPO sin avgjørelse kan ankes videre til Boards of Appeal. Boards of Appeal sin avgjørelse kan i sin tur ankes inn for the General Court, hvis avgjørelse igjen i enkelte tilfeller kan ankes til Court of Justice of the European Union. Vanligvis vil imidlertid prosessen stoppe enten hos EUIPO eller hos Boards of Appeal.
Codex IPR advokater har betydelig erfaring med varemerkesaker i EUIPO, og mange års erfaring med varemerkesaker overfor Patentstyret.
Vi bistår deg gjerne med EU- varemerkesøknader. Ta kontakt med oss i dag.
- Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.
