Hvilke rettigheter har innehavere av EU-varemerker etter Brexit?
Rettighetene til en innehaver av et EU-varemerke vil forbli de samme, enten til slutten av overgangsperioden, dersom en avtale mellom EU og Storbritannia skulle tre i kraft, eller til den dagen Storbritannia forlater EU (31 oktober 2019).
Etter Brexit vil registrerte EU-varemerker bli konvertert til et britisk varemerkesystem, slik at innehaveren av et registrert EU varemerke også vil bli innehaveren av en identisk varemerkeregistrering i Storbritannia. Dette betyr at innehaveren av et EU-varemerke vil fortsette å ha et registrert varemerke både i EU og i Storbritannia, uavhengig av om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale.
En slik konvertering vil skje automatisk for innehaveren av allerede registrerte varemerker i EU. Dette betyr at norske innehavere av en EU-registrering vil automatisk også bli innehaveren av et varemerke i Storbritannia.
Hva blir annerledes for innehaveren av et konvertert varemerke?
Et slikt konvertert varemerke skal behandles som om det hadde blitt søkt, og registrert som varemerke, under den britiske varemerkeloven (Trade Mark Act 1994). Konvertering til den britiske varemerkerettigheten skal ha en minimal administrativ belastning for innehaverne. Det skal heller ikke betales noe gebyr for opprettelsen av et slikt merke. Det er likevel verdt å merke at det kan være andre gebyrer som skal betales for slike merker på et senere tidspunkt, inkludert fornyelsesgebyr.
Gitt at varemerkeinnehaveres porteføljer vil øke i størrelse som et resultat av opprettelsen av nye registreringer i Storbritannia, vil sannsynligvis også gebyrer, og administrasjonsbelastningen, øke. Det vil for eksempel være nødvendig å betale fornyelsesgebyr til både EU Intellectual Property Office (EUIPO) og UK Intellectual Property Office (UKIPO) hvis både en EU-registrering, og et nasjonalt UK varemerke, skal opprettholdes.
Videre vil registreringsnummeret til det konverterte varemerket, bli noe annerledes. UKIPO har produsert en veiledning i forhold til nummereringssystemet som skal brukes til de nye registreringene. ‘UK009’ vil bli etterfulgt av de åtte siste sifrene i registreringsnummeret til EU-merket. For eksempel vil en eksisterende EU-registrering med registreringsnummer 000000977 få et merkeregistreringsnummer UK00900000977.
Innehaveren av et slikt nasjonalt UK-varemerke vil ikke motta registreringsbevis. Innehaveren vil likevel få tilgang til detaljene om sine rettigheter ved å søke etter varemerket her.
Hvordan påvirkes EU-varemerkesøknader?
Denne konverteringen gjelder likevel bare meddelte rettigheter. Dersom en EU-søknad fortsatt er under behandling på slutten av overgangsperioden, eller den dagen Storbritannia forlater EU, vil varemerket ikke bli konvertert til et UK-varemerke. De som har sendt inn EU-søknader, men som enda ikke har blitt registret når Storbritannia forlater EU, vil kunne søke om å registrere et britisk varemerke. Man kan da bruke den tidligere innleveringsdatoen for den tilsvarende EU-søknaden som prioriteringsdato. Dette forutsetter at søknaden er sendt innen 9 måneder.
Det vanlige søknadsgebyret på £170 må betales dersom man sender inn en britisk søknad over internett. Det er videre et ekstra gebyr på £50 for hver ekstra klasse varemerket skal registreres for i Storbritannia.
Det kan være en god ide å iverksette tiltak for å sikre at eventuelle EU-søknader blir registrert så effektivt som mulig, med sikte på å få registrering innen Storbritannia forlater EU. Dette er for å dra nytte av den automatiske konverteringen, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale.
Dersom det er varemerker som ikke vil være registrert innen denne dagen, må det gjøres en vurdering av videre steg. Det må vurderes om man skal sende inn søknaden på nytt i Storbritannia med en gang, for å få britisk beskyttelse så snart som mulig, eller om man skal vente med å sende inn søknaden på nytt til etter Brexit, og bevare originalinnlevering- og prioriteringsdato.
Hva hvis et EU-varemerke ikke har reelt bruk i EU/Storbritannia?
Bruksplikt for varemerker har vært grunn til bekymring. Hvis en varemerkeinnehaver har et EU-varemerke som den bare har brukt i Storbritannia, er det potensielt en risiko for at registreringen vil bli tilbakekalt på grunn av mangel på reell bruk i EU, når Storbritannia ikke lenger er et EU-medlemsland.
I tillegg er det en potensiell risiko for at registreringen vil bli tilbakekalt på grunn av mangel på reell bruk i Storbritannia, dersom en varemerkeinnehaver har et EU-varemerke som kun brukes utenfor Storbritannia. Det er derfor viktig å forsikre seg om at man har reell bruk både i Storbritannia og EU dersom man ønsker å beholde begge registreringene. Reell bruk av et EU-varemerke som har blitt automatisk konvertert til en britisk registrering, vil imidlertid ikke kunne bli tilbakekalt med bakgrunn av at det ikke er tatt i bruk i Storbritannia før Brexit, men man må gjøre tiltak slik at brukspliktreglene oppfylles fremover både i UK og EU.
Bistand fra advokat
Codex IPR advokater har erfaring med varemerkesaker i EUIPO. Vi bistår deg gjerne med EU-varemerkesøknader. Vi har også anerkjente samarbeidspartnere som kan bistå ved nasjonal søknad i UK.
Vi kan også hjelpe deg med å vurdere hva du bør gjøre for å sikre best mulig beskyttelse av varemerkene dine etter Brexit.
Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.
