Hvordan påvirker Brexit EU-varemerker?

Denne konverteringen gjelder likevel bare meddelte rettigheter. Dersom en EU-søknad fortsatt var under behandling 1. januar 2021, vil varemerket ikke ha blitt konvertert til et UK-varemerke. I så fall kan man søke om tilsvarende rettighet i Storbritannia, og bruke den tidligere innleveringsdatoen for den tilsvarende EU-søknaden som prioriteringsdato. Dette forutsetter imidlertid at ny søknad i Storbritannia sendes inn innen 30. september 2021.

• Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Et konvertert varemerke skal behandles som om det hadde blitt søkt og registrert som varemerke under den britiske varemerkeloven (Trade Mark Act 1994). Det skal imidlertid ikke betales noe gebyr for opprettelsen av et slikt merke. Det er likevel verdt å merke at det kan være andre gebyrer som skal betales for slike merker på et senere tidspunkt, inkludert fornyelsesgebyr.

Gitt at varemerkeinnehaveres porteføljer vil øke i størrelse som et resultat av opprettelsen av nye registreringer i Storbritannia, vil sannsynligvis også gebyrer og administrasjonsbelastningen øke. Det vil for eksempel være nødvendig å gjennomføre fornyelser ovenfor både EU Intellectual Property Office (EUIPO) og UK Intellectual Property Office (UKIPO) hvis både en EU-registrering og et nasjonalt UK varemerke skal opprettholdes.

Videre vil registreringsnummeret til det konverterte varemerket bli noe annerledes. UKIPO har produsert en veiledning i forhold til nummereringssystemet som skal brukes til de nye registreringene. ‘UK009’ vil bli etterfulgt av de åtte siste sifrene i registreringsnummeret til EU-merket. For eksempel vil en eksisterende EU-registrering med registreringsnummer 000000977 få registreringsnummeret UK00900000977 i Storbritannia.

Konverteringen gjelder som nevnt kun meddelte rettigheter. Dersom en EU-søknad fortsatt var under behandling 1. januar 2021 vil varemerket altså ikke ha blitt konvertert til et UK-varemerke. Dersom man ønsker å søke tilsvarende rettighet i Storbritannia kan man som nevnt bruke den tidligere innleveringsdatoen for den tilsvarende EU-søknaden som prioriteringsdato, forutsatt at søknaden sendes inn innen 30. september 2021.

Det vanlige søknadsgebyret på £170 må betales dersom man sender inn en britisk søknad. Det er videre et ekstra gebyr på £50 for hver ekstra klasse varemerket skal registreres for i Storbritannia. I tillegg kommer salær dersom du ønsker bistand fra advokat.

Bruksplikt for varemerker har vært grunn til bekymring. Hvis en varemerkeinnehaver har et EU-varemerke som bare har vært brukt i Storbritannia, er det potensielt en risiko for at registreringen kan bli slettet på grunn av mangel på reell bruk i EU, i og med at Storbritannia ikke lenger er et EU-medlemsland.

I tillegg er det en potensiell risiko for at den konverterte registreringen kan bli slettet på grunn av mangel på reell bruk i Storbritannia, dersom en varemerkeinnehaver har et EU-varemerke som kun brukes utenfor Storbritannia. Det er derfor viktig å forsikre seg om at man har reell bruk både i Storbritannia og EU dersom man ønsker å beholde begge registreringene.

Bruk i Storbritannia før 1. januar 2021 vil imidlertid telle som bruk i EU, og tilsvarende vil bruk i EU før 1. januar 2021 telle som bruk i Storbritannia. Man bør likevel gjøre tiltak slik at brukspliktreglene oppfylles fremover både i UK og EU for å unngå senere krav om sletting som følge av manglende bruk.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om du bør sende inn en nasjonal søknad i Storbritannia, eller ønsker å forsikre deg om at EU-merket ditt har blitt konvertert. Vi kan også tilby et porteføljeforvaltningssystem som gir deg oversikt over alle varemerkerettighetene dine på et sted.

Vi har lang erfaring med varemerkesaker i EUIPO, og bistår deg gjerne med varemerkesøknader eller tvister i EU. Vi har også anerkjente samarbeidspartnere som kan bistå ved nasjonale varemerker i Storbritannia.

Vi bistår klienter over hele landet.