Hvordan oppnå varemerkeregistrering i USA
Hvordan oppnå varemerkeregistrering i USAVaremerkerettighetene sikres i USA på samme måte som i Norge og Europa. Første steg er å innlevere en varemerkesøknad til United States Patent and Trademark Office (US PTO).
En slik søknad kan innleveres direkte til US PTO eller gjennom Madrid Protokollen, hvor USA er medlem. Man kan lese mer om Madrid-systemet her.
Det er som hovedregel kun amerikanske advokater som har tillatelse til å opptre ovenfor US PTO i forbindelse med varemerkesøknaden. Dette betyr at man ikke kan benytte for eksempel en norsk advokat som fullmektig i søknaden. Vi i Codex Advokat har et godt samarbeid med flere advokatkontor i USA som kan benyttes i søknadsprosessen.
Nærmere om søknadsprosessen i USA
US PTO har et annerledes klassifiseringssystem av varer og tjenester enn det man har i Norge og Europa. Dette innebærer således at har man registrert et varemerke i Norge, vil de klassene man har registrert varemerket for ikke nødvendigvis samsvare med klassene i USA.
Denne forskjellen løses imidlertid ved at man i søknaden til US PTO søker i de offisielle Nice klassene (de internasjonale klassene gjeldende for blant andre Norge og Europa), så vil US PTO «omklassifisere» søknad til også å være i samsvar med det amerikanske klassesystemet.
Etter innlevering av søknaden vil US PTO avklare om de formelle krav knyttet til søknaden er oppfylt. Dette innebærer blant annet undersøkelse av om varer og tjenester er riktig klassifisert, avklaring av eventuelt forståelse av merket på engelsk, avklaring av om merket har en spesiell betydning (term of art) innenfor de søkte bransjer og kontroll av søkers selskapsform.
Formell kontroll
Når den formelle kontrollen er gjennomført vil US PTO gå over til å vurdere merkets registrerbarhet. Man vil her undersøke om merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som et varemerke, samt om det eksisterer andre tidligere registreringer som er til hinder for registrering.
Hvis saksbehandler kommer til at det foreligger hinder for registrering, enten i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søker vi da få et brev fra US PTO med de anførte hindringene for registrering og en svarfrist på 6 måneder på å imøtegå anførslene fra saksbehandler. Som nevnt ovenfor må man i et slikt tilfelle benytte en amerikansk advokat til å opptre ovenfor US PTO. Anførslene vil man kunne imøtegå gjennom argumentasjon.
Innsigelse
Hvis saksbehandler ikke finner hinder for registrering, vil merket bli akseptert til registrering og publisert i varemerketidende (the Offical Trademark Gazett). Hvis tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de i løpet av tretti dager fra publiseringsdatoen levere en innsigelse mot registrering av varemerket. Det skal bemerkes at det er mulig for tredjeparter innenfor trettidagers-fristen å be om forlengelse av innsigelsesfristen, slik at denne kan løpe utover de opprinnelige tretti dagene.
Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.
Det er anbefalt fra vår side at man søker å registrere sitt varemerke i USA hvis man har tilstedeværelse der. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Du kan også lese mer om andre internasjonale varemerkesøknader på våre sider.
