Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Stans av salg av produktetterligninger

Dommer: Dommer Aud Kjensli

Saken gjelder: Midlertidig forføyning

One Distribution Europe, SARL
Codex Advokat Oslo AS
v/advokat Espen Juul Haugan
v/advokatfullmektig Bernt Olav Bryge

mot Streetwear DA

 

KJENNELSE

Advokat Espen Juul Haugan v/advokatfullmektig Bernt Olav Bryge har på vegne av One Distribution Europe, SARL  ved prosesskrift innkommet Oslo byfogdembete 19.01.2010 begjært midlertidig forføyning overfor Streetwear DA med følgende påstand:

1.         Streetwear DA pålegges å stanse alt salg og markedsføring av alle produkter med    kjennetegnet Supra.

 

2.         Streetwear DA dømmes til å tåle at hele den usolgte varebeholdningen av produkter med kjennetegnet Supra settes ut av de saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsfogden i Oslo.

 

3.         Streetwear DA pålegges å erstatte One Distribution Europe ARL sine saksomkostninger, med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første pkt., regnet fra 2 – to – uker etter kjennelsens forkynnelse til betaling skjer.

Sakens prosessuelle side:

Saken gjelder krav om stans av salg av produktetterligninger etter markedsføringsloven § 30, jf § 25, varemerkelovens § 4 og krav om midlertidig sikring av ulovlige produktetterligninger jf tvistelovens § 34-3.

Forføyningen gjelder mot selskapet Streetwear DA, org. nr. 983 258 638 som driver butikken Handz up. Sikringen må foretas i butikken Handz up med adresse: Skippergata 32, 0154 Oslo.

Oslo tingrett er kompetent namsmyndighet fordi det er her saksøktes forretning finnes og søksmålet er knyttet til saksøktes forretningssted, jf. tvistel. § 4-4 nr. 3.

Bilag 1: Utskrift av nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Saksøkte har så langt ikke vært bistått av advokat.

2.  Sakens faktiske side

Vår klient er One Distribution Europe SARL, et fransk foretak. One Distribution innehar eksklusive rettigheter når det gjelder produksjon, import, markedsføring, salg og distribusjon av Supra i Europa. I Norge er First Norway AS autorisert distributør av Supra.

Bilag 2: Utskrift av nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund

Saken gjelder markedsføring og salg av ulovlige etterligninger av sko. Nærmere bestemt dreier det seg om etterligninger av den svært populære  «Muska Skytop», som er en av flere modeller fra produsenten Supra. I det følgende vil skoene bli benevnt «Skytops.»

Skytops finnes i mange ulike varianter hva gjelder fargekombinasjoner og materiale. Skoene er blitt svært populære som en følge av at de har vært benyttet av forskjellige kjendiser, herunder særlig artister innenfor musikkgenrene hip-hop, soul og r & b.

Bilag 3: Utskrift fra nettside www.suprafootwear.com

Bilag 4: Utskrift fra nettside www.coolspotters.com

Produktene markedsføres og selges i Norge gjennom ulike forhandlere. Det er opplyst per telefon at det per dags dato finnes 28 autoriserte forhandlere av Supra i Norge. Per telefon har Kristian Brorup-Nielsen hos First Norway opplyst at omsetningstallene for 2010 er 250.000,- euro, og for 2009 er omsetningstallene 200.000,- euro, hhv. ca 1,6 millioner og 2 millioner NOK. For 2010 inkluderer tallene forhåndsbestillinger. Ytterligere dokumentasjon kan ettersendes.

Vår klient har fått mistanke om at det har pågått, og stadig pågår, salg av piratkopierte etterligninger av skoproduktene  «Skytops.» Nærmere bestemt er det ulike typer av modellen «SUPRA SKYTOP Chad Musha Pro». De ulovlige modellene selges for NOK 499,-. Ordinær utsalgspris for modellene er NOK 1200,- til 1399,-.

Den 13. januar ble saksøktes forretningssted avlagt et besøk. Ved dette besøket ble det kjøpt to par av de ulovlige produktetterligningene.

Bilag 5: Kvittering

Skoene som er kjøpt i saksøktes butikk er ulovlige produktetterligninger. Dette er konstatert etter undersøkelser basert på saksøkers egne opplysninger om hvordan man kan oppdage og avsløre forfalskninger.

Bilag 6:«How to tell a fake Supra shoe from a real one»

På følgende punkter avviker kopiene fra originalene:

  • Lissene på kopiene avviker fra de originale. De er av lavere kvalitet og har annerledes tekstur.
  • Logoen på pose for ekstra par lisser avviker fra den originale logoen.
  • Merkelapper på skoen er av dårlig kvalitet, og påtrykt skrift kan enkelt skrapes av.
  • Innersålen er av lav kvalitet og mangler støttefunksjon som finnes på originalproduktet.
  • Logo på skoens tunge mangler på kopiene.
  • Logo på hælkappen er limt på kopiene.
  • Lomme inne i tungen mangler på kopiene.
  • Modellen markedsføres som «SUPRA SKYTOP Chad Musha pro», det vil si en ubetydelig omskrivning av originalproduktet.

Bilag 7: Bilder av produktetterligningene

Det ble samtidig gjort undersøkelser av anslagsvis 10 andre skomodeller som var lagt fram for salg i saksøktes butikk. Disse viste også å være i samsvar med de ulovlige modellene og altså falske.

Anslagsvis gjelder det minst 20 – 25 ulike modeller som alle mistenkes å være ulovlige produktetterligninger. Omfanget av saksøktes varelager er ukjent, men det antas å være omfattende på grunn av antallet forskjellige modeller.

Saksøker har registrerte varemerkerettigheter for ordmerket «Supra» i og for flere figurmerker som inneholder den kroneformede logoen i EU for klær og skotøy i klasse 25. Supra har også søkt om varemerkebeskyttelse for ordmerket Supra i Norge i klasse 25.

Bilag 8: Utskrift fra OHIM databasen – reg. nr. 8463325

Bilag 9: Utskrift fra OHIM databasen – reg. nr. 6904131

Bilag 10: Utskrift fra OHIM databasen – reg. nr. 4558243

Bilag 11: Utskrift fra Patentstyrets database søknad nr. 200911405

Saksøktes forretningssted har tidligere solgt piratkopierte produkter og har tidligere måttet tåle beslag av ulovlige piratkopier. I artiklene fra Aftenposten og NRK omtales butikken «Handz Up,» som er identisk med saksøktes forretning, se blant annet omtale i Aftenposten og på Forbrukerinspektørenes (NRK)s hjemmesider:

«Butikkene vi undersøkte var Handz Up, Flava, Uptown og Backstreet. – Alle de fire plaggene er falske. Forfalskerne har forsøkt å lage kopien så lik som mulig, med varierende hell. Det er lett å se på merkelappene og kvaliteten at de ikke er ekte, sier medeier av Steez AS og salgsansvarlig for LRG i Norge, Martin Sætre.» [vår uthevning]

Bilag 12: Utskrift Artikkel fra Aftenposten av 27.11.08

«Forrige uke ble det gjort beslag av 500 sko av merkene Timberland og Nika hos butikken Handz-up i Oslo. Bare noen få dager tidligere var det beslag av Puma-gensere på Karl Johan.» [vår uthevning]

Bilag 13: Utskrift av artikkel fra FBI/NRK av 14.11. 2006.

3.         Sakens rettslige side

Saksøker anfører at produktene strider mot vernet mot produktetterligning i markedsføringsloven § 30, og at slikt salg dessuten er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom jf mfl. § 25.

Videre er slik salg og markedsføring også i strid med vår klients innarbeidede varemerkerettigheter, etter varemerkelovens § 4, jf § 2.

Forholdet er åpenbart ulovlig og erstatningsbetingende. I tillegg er forholdet straffbart.

Saksøker anfører videre at vilkårene for midlertidig sikring av ulovlige produktetterligninger foreligger jf tvistelovens § 34-3.

3.1 Ulovlig produktetterligning

Det følger av markedsføringsloven § 30 at det:

«I næringsvirksomhet er forbudt å anvende etterlignende kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

Etter mfl. § 30 er det er et vilkår at produktet må ha nødvendig originalitet for å være beskyttet, jf RG-1998-277, LB-1995-2218.

Det er åpenbart at skoene Skytops innehar den nødvendige originalitet, og således representerer en beskyttelsesverdig innsats. Skoene er annerledes sammenlignet med andre skomodeller som fantes på markedet da de ble introdusert hva gjelder både utforming og design. Det finnes ingen andre sko på markedet som benytter seg av betegnelsen Supra eller den karakteristiske kroneformede logoen.

Kopiproduktene benytter seg av flere av de kjennetegn som er særegne for Supras skoprodukter. Det er helt ubetydelige avvik når det gjelder skrifttypen brukt på ordet Supra. Når det gjelder kronemerket er dette mer eller mindre en direkte kopi. Skoene er videre svært like når det gjelder mønster, design og fargekombinasjoner. Kopiproduktene har dessuten saksøkers nettside, www.suprafootwear.com, på merkelapper på skoene.

Ved å tilby en billig etterligning av skoene snylter saksøkte på den innsats og de resultater som saksøker har oppnådd ved utvikling og markedsføring av et originalt produkt. Således har det funnet sted en urimelig utnyttelse av saksøkers innsats.

Det foreligger åpenbart fare for forveksling jf mfl. § 30. Kopiproduktene benytter seg av de samme kjennetegn som originalproduktet så vel som innpakning. Det er stor fare for at en gjennomsnittlig forbruker ikke vil kunne skille mellom de to produktene, og anta at han kjøper et par ekte Supra sko, når han i realiteten kjøper en kopi.

3.2 Strid mot god forretningsskikk

Under enhver omstendighet er saksøktes virksomhet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom jf mfl § 25.

Det er åpenbart i strid med god forretningsskikk å selge billige etterligninger som fremstår som direkte kopier av en annens produkt.

Særlig skjerpende er det faktum at etterligningene er så nær opp til originalen jf det som er sagt ovenfor. Saksøker har forsettlig markedsført og solgt kopiprodukter med den hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning. Dette er utvilsomt en sterkt klanderverdig handling, og er klart stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Skulle disse piratkopierte skoene fortsatt kunne frembys for salg i Norge vil det oppstå tap for saksøker. De ulovlige kopierte skoene er av betydelig lavere kvalitet enn originalproduktet og det er derfor stor fare for at saksøker kan miste opparbeidet goodwill og tillit i markedet, noe som igjen vil føre til tapt salg og økonomisk tap.

3.3              Krenkelse av varemerkerettigheter

Salg og markedsføring av skoene krenker dessuten saksøkers varemerkerettigheter i Norge, etter varemerkeloven § 4, jf § 2.

Gjennom salg og markedsføring har saksøkte oppnådd varemerkebeskyttelse for kjennetegnene «Supra,» og kjennetegnet «Supra Footwear» for klær, sko og hodeplagg ved innarbeidelse, jf varemerkelovens § 2.

Som nevnt ovenfor, har saksøker per i dag avtaler med 28 forhandlere i Norge, og har omsatt for 1,6 millioner i 2009 og 2 millioner for 2010 inkludert forhåndsbestillinger. Dette innebærer at merket må anses som godt kjent som særlig kjennetegn for saksøkers varer innen vedkommende omsetningskrets her i riket., og er  jf mfl. § 2, annet ledd.

Det følger av vml. § 4 at den som innehar retten til et varekjennetegn kan forby andre å bruke samme kjennetegn i næringsvirksomhet. Med samme kjennetegn menes kjennetegn som egnet til å forveksle etter vml. § 4 første ledd siste pkt, jf vml. § 6.

I denne saken foreligger det åpenbar forvekslingsfare etter vml. § 6. Det foreligger både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet. Begge produktene er sko, og kjennetegnene som er brukt er identiske.

Kopiproduktene benytter seg av flere av saksøktes varekjennetegn. For det første benytter kopiproduktene ordmerket «Supra» flere steder på skoen og på innpakningen. Videre benytter kopiproduktene ordmerket «Supra Footwear». Kopiproduktene har dessuten saksøkers nettside, www.suprafootwear.com, på merkelapper på skoene. Dette er klart ulovlig bruk av saksøkers varemerker. Det vises i denne sammenheng til det som er sagt under pkt. 3.1, samt vises til bilag 6 og 7 til forføyningen.

3.4              Kravet er sannsynliggjort

Kravet er etter dette sannsynliggjort, jf tvistel. § 34-2. Det er klart at saksøkers rettigheter er krenket, og at det er nødvendig å hindre fortsatt salg ved å sikre de krenkende produktene. Det følger av rettspraksis at ulovlige produktetterligninger skal tas i forvaring av namsfogden når saksøker krever det, jf Rt. 2000 s. 110, HR-2000-36-K.

3.5       Sikringsgrunn

Etter tvistel. § 34-1 første ledd, bokstav b) kan midlertidig forføyning besluttes når det finnes nødvendig å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for.

Produktene selges i forretningen, og det er derfor et tidsspørsmål hvor lenge disse vil være tilgjengelige. Fortsatt salg vil innebære vesentlig skade og ulempe ved at saksøker vil lide økonomisk tap, og saksøkers goodwill og renommé vil lide skade, som igjen vil føre til ytterligere økonomisk tap.

Det foreligger etter saksøkers oppfatning sikringsgrunn etter tvistel. § 34-1, første ledd bokstav b) og sikringsgrunnen er sannsynliggjort, jf. tvistel § 34-2.

4. Rettens forhandlinger

Det antas å foreligge fare ved opphold og det anmodes derfor om at retten avsier kjennelse uten forutgående muntlige forhandlinger, jf. tvistel. § 32-7, 2. ledd.

Skulle retten komme til at det ikke foreligger slik fare som beskrevet over, forutsettes at retten kaller inn til muntlige forhandlinger så snart som mulig, jf. tvistel. 32-7 første ledd.

5. Sikkerhet

Saksøker må åpenbart gis medhold i hovedkravet. En avgjørelse om midlertidig forføyning vil ikke medføre nevneverdige kostnader for saksøkte. Det kan således ikke være grunnlag for å kreve at saksøker stiller sikkerhet, jf. tvistel. § 34-3 annet ledd.

6. Diverse

Stevning for Oslo tingrett vil bli utarbeidet i løpet av kort tid.

Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis.

7. Påstand

På vegne av saksøker nedlegges slik

                                                                           Påstand:

 

1.         Streetwear DA pålegges å stanse alt salg og markedsføring av alle produkter med kjennetegnet Supra.

 

2.         Streetwear DA dømmes til å tåle at hele den usolgte varebeholdningen av produkter med kjennetegnet Supra settes ut av de saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsfogden i Oslo.

 

3.         Streetwear DA pålegges å erstatte One Distribution Europe ARL sine saksomkostninger, med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første pkt., regnet fra 2 – to – uker etter kjennelsens forkynnelse til betaling skjer.

 

Rettens vurdering

For at en begjæring om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må saksøkeren sannsynliggjøre så vel krav som sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2.

På grunnlag av de opplysninger som er gitt i begjæringen, anser retten det tilstrekkelig sannsynliggjort at det er saksøker som innehar eksklusive rettigheter når det gjelder import, markedsføring, salg og distribusjon av Supra i Europa og at det er First Norway AS som er autorisert distributør av Supra i Norge.  Disse rettighetene krenkes ved saksøktes salg av produktene. Det foreligger således et sannsynliggjort forføyningskrav.

Retten legger til grunn at skoproduktene innehar den nødvendige originalitet for å være beskyttet. Det foreligger videre en forvekslingsfare, jf markedsføringsloven § 30.

Ved å tilby en billig etterligning snylter saksøkte på den innsats som har saksøker har oppnådd ved utvikling og markedsføring av et originalt produkt. Saksøktes virksomhet strider også mot god forretningsskikk forretningsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25.

På grunnlag av framstillingen i begjæringen anser retten det også tilstrekkelig sannsynliggjort at det er nødvendig å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for, slik at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 bokstav b. Retten viser her særlig til  at produktene selges i forretningen, og at fortsatt salg vil innebære at saksøker vil lide økonomisk tap og tap av good-will.

Retten finner etter dette at de ulovlige produktetterligningene skal settes ut av saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsmannen når dette kreves av saksøker.

Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved en slik forføyning står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyningen blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge.

Iverksettelse av den midlertidige forføyningen kan ikke avverges eller oppheves ved sikkerhetsstillelse.

Etter resultatet skal saksøkeren tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 32-10, jf.

§ 20-2 første ledd. Retten har ingen bemerkninger til det oppgitte beløpet.

Kostnadsbeløpet inkluderer ikke merverdiavgift, da retten legger til grunn at tjenester til den som får tilkjent sakskostnader kan føres til fradrag i et avgiftsregnskap,   eventuelt at ytelsen av advokattjenestene til et selskap som er hjemmehørende i Frankrike faller inn under fritaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr.1. Dersom dette ikke skulle være tilfelle vil det kunne avsies tilleggskjennelse.

Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet.

SLUTNING

1.         Streetwear DA pålegges å stanse alt salg og markedsføring av alle produkter med kjennetegnet Supra.

 

2.         Den usolgte varebeholdningen av produkter med kjennetegnet Supra settes ut av de saksøktes besittelse og tas i forvaring av namsfogden i Oslo.

 

3.         Streetwear DA pålegges å erstatte One Distribution Europe ARL sine saksomkostninger på kr. 47.045,-, med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første pkt., regnet fra 2 – to – uker etter kjennelsens forkynnelse til betaling skjer.

 

Aud Kjensli

 

Partene og enhver annen som rammes kan ved henvendelse til Oslo byfogdembete, Oslo tinghus, C. J. Hambros plass 4, Oslo, begjære muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.