Ikke forvekslingsfare mellom Woods of Norway og Moods of Norway

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. juli 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket « WOODS OF NORWAY » ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag.

       Søknaden om registrering av det ordmerket ble innlevert den 28. januar 2008. Merket ble besluttet registrert den 4. april 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 16/2008, med publiseringsdato mandag den 14. april 2008, med følgende varefortegnelse:

       Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

       Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 21/2008, med publiseringsdato mandag den 19. mai 2008

       Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket « WOODS OF NORWAY » er egnet til å forveksles med det nasjonalt registrerte ordmerket « MOODS OF NORWAY », reg. nr. 240661 (200613586), innlevert den 23. november 2006 og registrert den 6. september 2007 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 25, 32, 33 og 35 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at merket « WOODS OF NORWAY » således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6, jf. §§ 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b).

       Vare- og tjenestefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr. 240661 (200613586 ):

       Innsigelsen var videre begrunnet med at merket « WOODS OF NORWAY » er egent til å forveksles med innsigers foretaksnavn « Moods of Norway AS », org. nr. 987 740 353, innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 3. februar 2005 med bransjeangivelsen: « 13.960 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk » og med formål: « Design, produksjon og salg av tekstilvarer og tilbehør. Selskapet skal også kunne ta del i annen virksomhet tilknyttet bransje. », og at merket « WOODS OF NORWAY » således også på dette grunnlag er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6 (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b).

       Registreringshaver innleverte ingen imøtegåelse av innsigelsen under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling. Med hensyn til innsigers anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter.

Første avdelings avgjørelse av 10. juli 2009 var begrunnet som følger:

       « Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6 og § 6 første ledd.

       Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt-1999-641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express ( PS-2006-7573).

       Det søkte merket ønskes registrert for blant annet « øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker » i klasse 32 og « alkoholholdige drikker (unntatt øl.) » i klasse 33. Innsigers registrering er registrert for blant annet « øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdnkker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker » i klasse 32 og « alkoholholdige drikker (unntatt øl) » i klasse 33. Det foreligger således vareidentitet, jf. varemerkeloven § 6 første ledd første punktum.

       Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene, vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnitts-forbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.

       Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.

       Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt svært like ved at den eneste forskjellen mellom merkene er den første bokstaven W og M. Innsigers bokstav M er snudd opp ned og utgjør en W. Innsigers merke er svært godt kjent og registrert i flere land.

       Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. De aktuelle merkene består av en sammenstilling av ordene WOODS OF NORWAY og MOODS OF NORWAY. De innledende elementene er dermed forskjellige, mens det avsluttende elementet OF NORWAY er visuelt og fonetisk like. Selv om den første bokstaven i merkene er visuelt forskjellig er de resterende 12 bokstavene identisk og i samme rekkefølge. Visuelt fremstår dermed merkene som like. Fonetisk er det større forskjeller mellom merkene. WOODS antas på grunn av sitt meningsinnhold, se nedenfor, å bli uttalt med kort « o-lyd », WODS. Innsigers merke vil på grunn av sitt meningsinnhold, se nedenfor, bli uttalt med en lang « o-lyd », MOODS. Dette sammen med den fonetiske forskjellen som ligger i uttalen av bokstavene W og M, medfører at det foreligger både fonetiske likheter og forskjeller.

       Det anses som klart at den norske omsetningskretsen vil oppfatte ordet WOODS som flertallsformen av ordet « skog » når det er sammenstilt med ordene OF NORWAY. Ordet MOODS antas å bli oppfattet som ordet « sinnsstemninger » når det er sammenstilt med ordene OF NORWAY, jf. Ordnett.no. Merkene antas å bli oppfattet med betydningsinnholdet « norske skoger » og « sinnsstemninger fra Norge ». Etter Patentstyrets syn fremkaller merkene på denne måten et helt forskjellig betydningsinnhold. Det faktum at begge merkene angir en tilknytning til Norge har mindre betydning i denne sammenheng. En henvisning til nasjonal opprinnelse er så vanlig at det ikke vil dominere det innholdsmessige helhetsinntrykket. Det er de innledende ordene som dominerer betydningsinnholdet av merkene. Ordet skog fremkaller etter vårt syn helt andre assosiasjoner enn ordet sinnsstemning. Merkene fremstår etter vårt syn med et forskjellig betydningsinnhold.

       Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de aktuelle kjennetegnene. Det er i denne vurderingen lagt vekt på at merkene fremkaller et forskjellig betydningsinnhold og at merkene har fonetiske merkbare forskjeller. Betydnings-innholdet av innsigers merke, « sinnsstemninger fra Norge », er videre til en viss grad suggestiv ved å kunne bli oppfattet som et salgsfremmende eller reklamemessig utsagn. Dette medfører at innsigers merke ikke kan anses å inneha et sterkt særpreg med tilhørende omfattende verneområdet. Etter vår vurdering inneholder innsigers merke en normal grad av særpreg med et tilsvarende begrenset verneområde. Forskjellen i betydningsinnholdet og den fonetiske forskjellen som fremkommer i begynelsen av merkene, skaper tilstrekkelig avstand til at det ikke kan antas å foreligger fare for forveksling. Patentstyret kan ikke se at denne vurderingen blir annerledes i forhold til foretaksnavnet Moods of Norway AS.

       ***

       Anførselen om at innsigers merke er svært godt kjent fremstår i denne saken som udokumentert og blir derfor ikke tillagt vekt. Patentstyret kan heller ikke se at innsigers registreringer i andre land har betydning i dette henseende.

       Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6.

       Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 21a annet ledd. »

       Innsigers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 10. september 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. september 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

       I klagen uttaler innsigers fullmektig:

       « KLAGE OVER AVGJØRELSE I INNSIGELSESSAK, SNR. 200801111.

       1. Innledning

       Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 10.07.2009 og vil på vegne av innsiger MOODS OF NORWAY DA, bringe saken inn for behandling ved Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkeloven § 22 annet ledd.

       I Patentstyrets ovenfor angitte avgjørelse er registreringen av varemerket « WOODS OF NORWAY » opprettholdt mot innsigelse fra nærværende innsiger. I nærværende klage fastholdes at det søkte merke er egnet til å forveksles med innsigers merke med reg. nr. 240661 MOODS OF NORWAY, samt med innsigers foretaksnavn MOODS OF NORWAY DA, jf. vml § 14 første ledd nr. 6.

       2. Vare- og tjenestelikhet

       Patentstyret har i sin avgjørelse tiltrådt innsigers anførsel om at det foreligger identitet mellom de varer det søkte merke ønskes registrert for, og de varer innsigers merke har oppnådd registreringsvern for. Det er derved åpenbart at varene vil bli omsatt innenfor samme omsetningskrets.

       3. Kjennetegnslikhet

       Etter vår oppfatning foreligger også tilstrekkelig kjennetegnslikhet.

       I Patentstyrets vurdering er det vist til at « gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide ». I de refererte kriteriene « alminnelig opplyst », « rimelig oppmerksom » og « velinformert » er det også rom for fortolkning. Vi vil anføre at med en såvidt streng fortolkning som lagt til grunn av Patentstyret i denne saken er det vanskelig å se for seg at en slik gjennomsnittsforbruker noen gang vil forveksle to varemerker, - selv som i dette tilfelle hvor merkene er tilnærmet identisk. Patentstyret har innledningsvis i sin vurdering uttalt at « faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler ». Denne uttalelsen står i motsetning til den vurdering som følger senere i avgjørelsen, hvor den « flyktige » måten omsetningskretsen gjerne møter merkene på, ikke er hensyntatt. Vi vil også vise til Lloyd v. Klijsen i EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 hvor det uttales at det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha anledning til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han har av dem i erindringen. Dette gjelder tilsvarende i nærværende sak.

       Patentstyret har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på at merkene fremkaller et forskjellig betydningsinnhold og at merkene har fonetisk merkbare forskjeller. I vurderingen er det også vektlagt at varemerket MOODS OF NORWAY ikke innehar et sterkt særpreg med dertil hørende omfattende verneområde. Vi er uenig i denne vurderingen, hvilket redegjøres nærmere for nedenfor.

       Det er i Patentstyrets avgjørelse henvist til EF-domstolens avgjørelse C-25/97 Sabel v Puma, og vi tiltrer denne. Det er særskilt det faktum at omsetningskretsen kan ta feil av merkene som er ledende for vår argumentasjon nedenfor.

       3.1 Betydningsinnhold

       Det er riktig at merkene, forutsatt at de blir riktig oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren, har forskjellig betydningsinnhold. Merkenes betydningsinnhold vil likevel ha en mindre fremtredende rolle på grunn av merkenes foretiske og visuelle likheter. Den slående likheten både fonetisk og visuelt medfører en stor risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen ikke vil oppfatte merkenes forskjellige betydningsinnhold.

       3.2 Visuelt inntrykk

       Den eneste forskjell som skiller merkene fra hverandre er deres første bokstav, som er henholdsvis M og W. W er en bokstav som ved et raskt visuelt møte med varen eller reklame for denne kan misoppfattes som M. Det må her nevnes at MOODS OF NORWAY på kort tid har blitt et svært godt kjent merke i Norge. Dokumentasjon for dette ettersendes. Dette betyr at personer som har kjennskap til merket, i et møte med varemerket WOODS OF NORWAY, feilaktig kan tro at varens kommersielle opprinnelse er MOODS OF NORWAY.

       3.3 Fonetisk likhet

       Patentstyret har lagt til grunn at ordet « WOODS » vil bli uttalt med enn kortere o-lyd enn MOODS. Vi vil fremheve at i en vanlig omtale av ordene er det ikke en merkbar forskjell ved uttalen. Det må vektlegges at varemerkene med engelsk tekst vil bli uttalt som del av en setning med ellers norske ord, hvilket må antas å påvirke uttalen. MOODS vil derved kunne uttales med tilsvarende kort o-lyd som WOODS.

       3.4 MOODS OF NORWAY - et sterkt og særpreget merke

       I en kombinasjon mellom å spille på at klærne gir uttrykk for « sinnsstemninger fra Norge » samtidig som varer gir uttrykk for nyhet og originalitet, har merket klart å opparbeide seg en sterkt innarbeidelsesvern i Norge, jf. vml § 2, hvilket må tillegges stor vekt ved vurderingen av merkets særpreg. Innarbeidelse vil som allerede nevnt bli dokumentert. Patentstyrets uttalelse om at innsigers merke må anses for å ha et begrenset verneområde, er derved ikke riktig.

       4. Konklusjon

       Vi vil etter dette hevde at ulikheten i ordenes betydningsinnhold og fonetiske uttrykk ikke i tilstrekkelig grad skiller merkene fra hverandre. Etter vår vurdering foreligger i dette tilfelle en stor grad av merkelikhet. Da det foreligger vareidentitet konkluderes fra innsigers side at det foreligger fare for forveksling etter varemerkeloven § 14 1 nr. 4 og 6.

       Patentstyrets avgjørelse i Første Avdeling bes etter dette opphevet og merket nektes registrert i sin helhet. »

       Ved brev av 25. september 2009 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers klage, med frist til 25. november 2009 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noe svar fra registreringsinnehavers fullmektig ved svarfristens utløp.

       Den 21. januar 2010 sender innsigers fullmektig inn et tillegg til klagen, med tilhørende vedlegg, hvor han uttaler:

       « TILLEGG TIL KLAGE TIL 2. AVDELING I SAK 7970

       Vi viser til vår klage av 10. september 2009 til 2. avdeling i sak nr. 7970 hvor det er tatt forbehold for innsending av ytterligere dokumentasjon for at varemerket MOODS OF NORWAY er velkjent som varemerke i Norge.

       MOODS OF NORWAY er som vist til i klagen brukt i en slik utstrekning og over så lang tid at det er velkjent over hele landet, og har opparbeidet en særegen anerkjennelse og anseelse i hele Norge.

       Nedenfor fremlegges et utvalg av den omfattende mengden med omtale som finnes av varemerket i norsk media, hvor de aller fleste er utgitt over hele landet. Når det gjelder Oslo City guide må det fremheves at dette er et magasin som i stor grad leses av turister i Oslo, herunder også norske turister, slik at omtale i så måte også når lesere fra hele landet.

       Bilag 1: Artikkel i Finansavisen 19. juli 2003 med omtale av MOODS OF NORWAY.

       Bilag 2: Stilguide i bladet MANN, august 2003

       Bilag 3: Artikkel om MOODS OF NORWAY i Bergens tidende, 30.11.03

       Bilag 4: Omtale i avisa Fjordingen, Stryn 12. desember 2003

       Bilag 5: Oslo City guide november/desember 2005 /januar 2006, side 18, 19, 20 og 21.

       Bilag 6: Omtale av MOODS OF NORWAY på www.henne.no, 29.05.06

       Bilag 7: Oslo City guide august/september 2006, side 1, 38, 40 og 42

       Bilag 8: Artikkel i kjendis.no 08.09.06 med omtale av MOODS OF NORWAY

       Bilag 9: Artikkel i Aftenposten 16.10.06 (papir- og nettutgave) med omtale av MOODS OF NORWAY

       Bilag 10: Profilering av MOODS OF NORWAY i reiselivsportalen www.Boarding.no 25.09.07.

       Bilag 11: Artikkel i Dagbladet.no 06.02.08 med omtale av MOODS OF NORWAY

       Bilag 12: Artikkel om MOODS OF NORWAY i Dagens Næringslivs magasin D2, 2008.

       Moods of Norway DA viser til følgende omsetning i relevante år:

       2004: 4,4 millioner

       2005: 10 millioner

       2006: 16 millioner

       2007: 25 millioner

       2008: 44 millioner

       2009: 100 millioner

       Tallene viser en enorm økning av salget i de siste årene, med dertil økning i kjennskapen til merket. Selskapet har også økt sin omsetning i tiden etter søknadstidspunktet for WOODS OF NORWAY, i april 2008, hvilket også underbygger anførselen om at en registrering av dette merket vil innebære en urimelig utnyttelse av varemerket MOODS OF NORWAY.

       Vi viser nok en gang til at merket MOODS OF NORWAY er velkjent over hele landet. I den sammenheng vil vi vise til at merket allerede i 2004 var i salg i de 30 største stedene i Norge, representert både i Sør-, Øst-, Vest- Midt- og Nord Norge. I 2009 har MOODS OF NORWAY 200 kunder spredt over hele landet.

       Vi er av den oppfatning at MOODS OF NORWAY tilfredsstiller de krav som stilles for å være vernet som velkjent varemerke ihht varemerkeloven § 6 annet ledd. En registrering av merket WOODS OF NORWAY gir grunnlag for en urimelig utnyttelse og forringelse av merket MOODS OF NORWAY.

       På bakgrunn av det ovenfor angitte anføres at registreringen av reg.nr 245188, med ordmerket WOODS OF NORWAY er i strid med varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, jf. § 6 og at den følgelig må oppheves.

       Det tas forbehold for innsending av ytterligere dokumentasjon. »

       Ved brev av 25. januar 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers tilleggsskriv, samt de tilhørende vedlegg, og samtidig gitt frist til 26. februar 2009 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse.

       I svarbrev av 25. februar 2010 uttaler registreringshaver:

       « Jeg registrerer at selskapet Moods of Norway via sin rådgiver Kjersti Staven-Garberg fremdeles overklager det registrerte varemerke « Woods of Norway ». Jeg hevder fremdeles at endelsen « of Norway » er så generell at den ikke på noen måte kan tilhøre selskapet « Moods of Norway ».

       Ved et hurtig søk på Google under kombinasjonen « of Norway » fremkommer 3 850 000 treff. Dersom man søker på kombinasjonen « Moods of Norway » får man 890 000 treff, og ved kombinasjonen « Woods of Norway » 220 000 treff. Dette for å understreke hvor generelle disse betegnelsene er. Jeg vil selvsagt ikke hevde at Google skal være noen dommer i denne saken,men denne enkle sjekk viser l at kombinasjoner med « of Norway » er utallige, og derfor ikke kan være eiendommen til Moods of Norway uansett hvor mange ukeblader og aviser som har publisert artikler og/eller reklame om deres produkter. Spørsmålet blir derfor om Tunework ikke kan registrere ordet « Woods » for en varegruppe som er drikker fordi ordet « Moods » benyttes av et annet selskap for klær. Min tilnærming til saken er ikke så akademisk eller juridisk som Kjersti Staven-Garbergs, men snarere basert på det som jeg vil kalle sunn fornuft.

       Jeg kan ikke på noen måte se at det skal ha fremkommet ytterligere informasjon eller elementer fra « Moods og Norway » som kan danne grunnlag for at patentstyret skal til min motparts fordel avregistrere mitt registrerte varemerke « Woods of Norway ». Moods og Norway har aldri noensinne produsert drikkevarer, jeg har derimot vært aktiv i drikkevarebransjen i 22 år; jeg har som til hensikt å benytte meg av mitt varemerke i gruppen drikker, og ikke bare registrere merket for å blokkere andre. Jeg har, som det tydelig fremgår av min registrering, ingen intensjon om å produsere klær.

       Jeg håper på en hurtig og endelig avgjørelse i denne sak, slik at jeg kan starte prosessen med å ta i bruk varemerket. Slik saken står i dag er dette noe jeg ikke våger å gjøre. Jeg må derimot påpeke at store ressurser, ikke minst i form av antall timer, er benyttet allerede og at et eventuelt medhold til Moods of Norway vil påføre Tunework et tap. »

       I et siste skriv av 26. mars 2010 uttaler innsigers fullmektig:

       « Vi viser til brev fra Patentstyret av 26. februar 2010 med frist til 26. mars 2010, for bemerkninger til motpartens brev av 25. februar 2010.

       På vegne av innsiger fastholdes de anførsler som er inngitt tidligere i saken. Det er ikke fremsatt argumenter fra søkers side som endrer ved vår oppfatning. Det er ikke relevant for saken at « of Norway » benyttes i utallige kombinasjoner. Det avgjørende er at det søkte merket WOODS OF NORWAY som sammenstilling både er egnet til å forveksles med innsigers merke jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, og i ethvert tilfelle utgjør en urimelig utnyttelse av innsigers velkjente merke jf. vml. § 6 annet ledd.

       Vi anser saken som tilstrekkelig opplyst og ber om at Patentstyret tar saken opp til avgjørelse på dette grunnlaget. »

       Ved Annen avdelings brev av 29. mars 2010 er registreringshaver oversendt gjenpart av innsigers siste skriv til orientering. Registreringshaver er i samme brev samtidig blitt orientert om at saken tas opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

Annen avdeling skal uttale:

       Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling.

       Innsigeren har anført at registreringen av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer vil krenke innsigerens rett til varemerket MOODS OF NORWAY idet det er egnet til å forveksles med innsigers merke, jf. varemerkeloven 1961 § 6 første ledd, jf. § 14 første ledd nr. 6. Videre er det anført at merket ikke kan registreres idet det ville innebære en urimelig utnyttelse av innsigerens velkjente varemerke, jf. varemerkeloven 1961 § 6 annet ledd, jf. § 14 første ledd nr. 6. Det er også anført at merket WOODS OF NORWAY vil krenke innsigerens rett til foretaksnavnet MOODS OF NORWAY, jf. varemerkeloven 1961 § 14 nr. 6.

       Tilsvarende bestemmelser som de nevnte fra varemerkeloven 1961 finnes i ny varemerkelov § 16 bokstav a), jf. § 4. Vurderingen blir dermed den samme uansett om den foretas etter loven av 1961 eller den nye varemerkeloven. Annen avdeling vil i det følgende for ordens skyld vise til begge regelsett.

       Når det gjelder innsigerens anførsel om forvekselbarhet etter varemerkeloven 1961 § 6 første ledd, jf. den nye varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, forutsetter slik forvekslbarhet at det foreligger en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering, der både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt-1998-1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling ), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling ), jf. Rt-2008-1268 (« pascal søtt & salt »), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819).

       I den foreliggende saken er det overlapp mellom de varer det yngre merket er registrert for, og enkelte av varene i motholdet. Dette tilsier i utgangspunktet en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Merkene har også likhetstrekk, særlig visuelt. Annen avdeling finner likevel at det er tilstrekkelige forskjeller mellom merkene, særlig fonetisk og betydningsmessig, til at det ikke foreligger fare for forveksling. Annen avdeling er ikke enig med innsigeren i at det er så stor likhet mellom merkene visuelt og fonetisk at det kan legges til grunn at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen ikke vil oppfatte merkenes forskjellige betydningsinnhold.

       For Annen avdeling har innsigeren levert inn dokumentasjon vedrørende innarbeidelse av MOODS OF NORWAY. Annen avdeling finner det etter dette godtgjort at merket er innarbeidet for klesprodukter og tilbehør. Dette tilsier en strengere vurdering av kjennetegnslikheten for de varer i klasse 9 og 25 som innarbeidelsen gjelder. Det er imidlertid ikke dokumentert noen innarbeidelse av merket for så vidt gjelder drikkevarer i klasse 32 og 33. Annen avdeling har kommet til at det styrkede særpreg som MOODS OF NORWAY har oppnådd ved innarbeidelse for klesprodukter, ikke kan medføre at det anses å foreligge risiko for forveksling med merket WOODS OF NORWAY brukt for drikkevarer i klasse 32 og 33. Det dreier seg om en type varer som ligger nokså fjernt fra de varene MOODS OF NORWAY er innarbeidet for, og som vil omsettes på annen måte. I tillegg kommer de nevnte forskjellene som eksisterer mellom de to merkene.

       Annen avdeling har etter dette kommet til at registreringen av WOODS OF NORWAY ikke vil krenke innsigerens rettigheter etter varemerkeloven 1961 § 6 første ledd, jf. § 14 nr. 6, jf. den nye varemerkeloven § 16 bokstav a) og § 4 første ledd bokstav b). Registreringen kan dermed ikke kreves opphevet på dette grunnlaget.

       Neste spørsmål er om registreringen vil krenke innsigerens varemerkerettigheter etter bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker (kodakvern) i varemerkeloven 1961 § 6 annet ledd, jf. den nye varemerkeloven § 4 annet ledd. Etter denne bestemmelsen gis det for velkjente varemerker et utvidet vern mot urimelig utnyttelse av eller skade på særpreg eller anseelse. I lys av dokumentasjonen innlevert av innsigeren for Annen avdeling, finner Annen avdeling at merket MOODS OF NORWAY må anses som så sterkt innarbeidet for klesprodukter og tilbehør i klasse 9 og 25 at det må anses å oppfylle vilkåret om å være velkjent for slike varer.

       Det er imidlertid klart at vernet for velkjente varemerker må avgrenses, og at dette skjer ved en helhetsvurdering, der blant annet likheten mellom merkene og avstanden mellom de aktuelle vareslagene har betydning. Det kan vises til Annen avdelings avgjørelse i sak 7836 LABAN ( PS-2009-7836), der det ble uttalt følgende:

       « Spørsmålet må være om det yngre merket hos gjennomsnittsforbrukeren utløser en assosiasjon til det velkjente merket, og utvalget finner det klart at avstanden mellom vare- eller tjenesteslagene da vil kunne ha avgjørende betydning. Berømte merker kan utløse assosiasjoner selv når man møter dem på helt nye vareslag, som ligger langt fra dem merket er kjent for. COCA-COLA vil lede tanken hen på leskedrikkprodusenten uansett hvilken vare det gjelder. Men for merker som ikke er like berømte, kan det kreves større nærhet mellom vareslagene for at relevante assosiasjoner skal melde seg. »

       I saken her finner Annen avdeling at forskjellene mellom merkene er tilstrekkelige til at det ikke kan legges til grunn at relevante assosiasjoner til MOODS OF NORWAY vil oppstå ved bruk av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer i klasse 32 og 33. Slike varer ligger som tidligere nevnt et stykke fra de varene som MOODS OF NORWAY er velkjent for.

       Det foreligger dermed ikke grunnlag for å oppheve registreringen av WOODS OF NORWAY i medhold av varemerkeloven 1961 § 6 annet ledd, jf. § 14 nr. 6, jf. den nye varemerkeloven § 4 annet ledd og § 16 bokstav a).

       Når det gjelder det tredje grunnlaget for opphevelse påberopt av innsigeren, foretaksnavnet MOODS OF NORWAY, er det klart at vurderingen ikke kan falle annerledes ut. Foretaksnavnet er registrert med bransjeangivelsen « Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk ». Med en slik bransjeangivelse kan ikke foretaksnavnet gi noe mer vidtrekkende vern mot bruk av merket WOODS OF NORWAY for drikkevarer enn varemerket MOODS OF NORWAY. Det er dermed heller ikke grunnlag for å oppheve registreringen av WOODS OF NORWAY i medhold av foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3, jf. varemerkeloven 1961 § 14 nr. 6, jf. ny varemerkelov § 16 bokstav a).

       Etter dette kan klagen ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse om å opprettholde registreringen blir å stadfeste.

       Det avsies slik

kjennelse:

       Første avdelings avgjørelse stadfestes.